“제조사가 아닌 TV 홈쇼핑 디자인권 침해 제품을 팔면 부당이득을 반환해야 할까요? 게다가 침해 행위가 2013~2014년에 있었는데 2023년에 소를 제기해도 소멸시효가 완성되지 않았을까요?” 이 판결은 디자인권 침해 사건에서 판매자의 부당이득반환 의무, 실시료 산정 방법, 소멸시효 적용 기준이라는 세 가지 핵심 쟁점을 정면으로 다루고 있습니다. 디자인권 분쟁에서 반드시 알아야 할 내용을 지금 확인해 보겠습니다.
사실관계 요약
원고 A는 ‘다용도 보관함’에 관한 등록디자인(이하 ‘이 사건 등록디자인’)의 디자인권자입니다. 이 사건 등록디자인은 직육면체 형상의 보관함으로, 양 측면에 손잡이가 부착되어 있고, 정면부에 ‘∩’ 모양의 지퍼 라인이 형성되어 있으며, 정면부 내부가 세로로 5개의 직사각형으로 분할되어 불투명부와 투명부가 번갈아 배치된 독특한 디자인을 특징으로 합니다.
피고 주식회사 B는 TV 홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 회사로서, 2013년부터 2014년까지 주식회사 F로부터 공급받은 이 사건 피고 제품들(다용도 보관함 4종)을 광고, 전시 및 판매하였습니다. 피고가 F로부터 납품받아 판매한 이 사건 피고 제품들의 공급가액은 2013년 888,829,223원, 2014년 1,354,887,110원에 달하였습니다.
원고는 피고가 이 사건 등록디자인과 유사한 제품들을 전시·판매하여 디자인권을 침해함으로써 법률상 원인 없이 이용료 상당액의 이익을 얻었다고 주장하며 부당이득 120,535,936원의 일부로서 100,000,000원의 반환을 청구하였습니다.
서울중앙지방법원은 2025. 2. 14. 피고의 부당이득반환 의무를 인정하여 30,000,000원을 일부 인용하였습니다 (서울중앙지방법원 2025. 2. 14. 선고 2023가단5171327 판결).
쟁점 정리
첫째, 이 사건 피고 제품들이 이 사건 등록디자인과 유사한가
디자인의 유사 여부는 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 합니다 (대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결).
둘째, 판매자인 피고가 부당이득반환 의무를 부담하는가, 그리고 그 범위는 어떻게 산정하는가
디자인권자의 허락 없이 등록디자인과 유사한 디자인을 실시한 자는 법률상 원인 없이 실시료 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 디자인권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보아야 합니다 (민법 제741조). 이때 ‘생산’이 아닌 ‘양도’ 또는 ‘양도를 위한 전시’로 실시한 판매자의 실시료 상당액을 어떻게 산정할 것인지가 쟁점이었습니다 (디자인보호법 제115조 제3항, 제4항).
셋째, 이 사건 부당이득반환청구권에 상사 소멸시효(5년)가 적용되는가, 아니면 민사 소멸시효(10년)가 적용되는가
피고는 원고와 피고 사이의 관계가 전형적인 상거래 법률관계에 해당하므로 상법 제64조의 5년 상사 소멸시효가 적용되어야 하고, 마지막 판매 시점인 2014년으로부터 5년이 경과하여 소멸시효가 완성되었다고 항변하였습니다 (상법 제64조).
판시 내용
가. 디자인 유사 여부 — 전부 유사 인정
법원은 이 사건 피고 제품들 4종 모두에 대하여 이 사건 등록디자인과의 유사성을 인정하였습니다.
이 사건 등록디자인과 이 사건 피고 제품 1-1은 ① 전체적인 형상이 직육면체인 점, ② 양 측면부에 손잡이가 부착되어 있는 점, ③ 정면부에 ‘∩’ 모양의 지퍼 라인이 형성되어 있는 점, ④ 정면부 내부가 세로로 5개의 직사각형으로 분할되어 불투명부와 투명부가 번갈아 배치되어 있는 점, ⑤ 평면부에 지퍼 라인이 형성되어 있는 점에서 공통되어 일반인들이 동일한 느낌과 인상을 받을 것으로 보인다고 판단하였습니다 (대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결).
이 사건 피고 제품 1-2는 피고 제품 1-1과 색상만 다를 뿐 형상 및 모양이 동일하므로 유사하다고 보았고, 이 사건 피고 제품 2-1 및 2-2는 색상이 다르고 동물 형상의 무늬가 추가되어 있으나 이는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하거나 흔히 취할 수 있는 변형에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미치지 않는다고 판단하였습니다 (대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결).
나. 부당이득반환 의무 및 범위 — 30,000,000원 인정
① 부당이득반환 의무 인정
법원은 디자인권자의 허락 없이 등록디자인과 유사한 디자인을 실시한 자는 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 그 실시료 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 디자인권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보아야 하므로, 디자인권자는 부당이득으로 실시자가 그 등록디자인에 관하여 실시허락을 받았더라면 대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액의 반환을 구할 수 있다고 판시하였습니다 (민법 제741조).
② 실시료 산정 방법
법원은 이 사건 피고 제품들의 추정 매출액을 산정하기 위하여 공급가액에 ‘총매출액/특정매입원가’ 비율을 곱하는 방식을 사용하였고, 여기에 2014년 기술가치평가 실무가이드의 업종별 상관행법 로열티 적정범위 통계 중 ‘섬유제품 제조업:의복 제외’ 분야 상장기업 로열티율의 중앙값인 0.98%를 적용하여 추정 로열티를 36,571,274원으로 산정하였습니다 (디자인보호법 제115조 제3항, 제4항).
③ 판매자의 실시료는 생산자보다 낮게 산정
법원은 위와 같이 산정된 추정 로열티는 ‘생산’에 직접적인 관련이 있는 대가인데, 피고는 이 사건 등록디자인을 ‘생산’한 것이 아니라 ‘양도’ 또는 ‘양도를 위한 전시’로서 실시한 것이고, 물품을 판매하기 위한 실시료는 생산을 위한 실시료보다 그 금액이 낮을 것으로 보인다는 이유로 실시료 상당액을 30,000,000원으로 산정하였습니다 (디자인보호법 제115조 제4항).
다. 소멸시효 항변 — 기각
법원은 이 사건 부당이득반환청구권은 상행위인 계약에 기초하여 이루어진 급부 자체의 반환이 아닐 뿐만 아니라, 부당이득반환청구권의 발생 경위나 원인, 당사자의 지위와 관계 등에 비추어 그 법률관계를 상거래 관계와 같은 정도로 신속하게 해결할 필요성이 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 따라서 상법 제64조가 적용되지 않고 10년의 민사 소멸시효기간이 적용된다고 판시하여 피고의 소멸시효 항변을 기각하였습니다 (민법 제741조, 상법 제64조).
핵심 포인트 — 반드시 알아야 할 4가지
① 색상이나 무늬만 다른 제품도 디자인권 침해가 될 수 있습니다.
이 사건에서 법원은 색상이 다르거나 동물 형상의 무늬가 추가된 제품도 형상 및 모양의 공통점으로부터 느껴지는 전체적인 심미감이 유사하다고 보아 디자인권 침해를 인정하였습니다. 디자인의 유사 여부는 세부적인 차이가 아니라 전체적인 심미감을 기준으로 판단하므로, 색상이나 표면 무늬만 변경한 제품도 원등록디자인의 권리범위에 속할 수 있습니다 (대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결).
② 제조사뿐만 아니라 판매자도 디자인권 침해로 인한 부당이득반환 의무를 부담합니다.
이 사건에서 피고는 제조사가 아닌 TV 홈쇼핑 판매자였음에도 법원은 부당이득반환 의무를 인정하였습니다. 다만 판매자의 실시료는 생산자의 실시료보다 낮게 산정된다는 점에 유의하여야 합니다. 디자인권 침해 소송에서는 제조사와 판매자를 모두 피고로 삼아 각각의 실시 태양에 따른 부당이득 또는 손해배상을 청구하는 전략이 중요합니다 (민법 제741조, 디자인보호법 제115조 제3항, 제4항).
③ 디자인권 침해로 인한 부당이득반환청구권에는 10년의 민사 소멸시효가 적용됩니다.
법원은 디자인권 침해로 인한 부당이득반환청구권은 상행위인 계약에 기초한 급부의 반환이 아니므로 상사 소멸시효(5년)가 아닌 민사 소멸시효(10년)가 적용된다고 판시하였습니다 (상법 제64조, 민법 제741조). 이는 디자인권 침해 사건에서 오래된 침해 행위에 대해서도 소를 제기할 수 있는 중요한 근거가 됩니다. 다만 손해배상청구권의 소멸시효는 별도로 검토하여야 합니다 (민법 제766조).
④ 실시료 산정 시 로열티율 중앙값 적용과 실시 태양 구분이 핵심입니다.
이 사건에서 법원은 기술가치평가 실무가이드의 업종별 로열티율 중앙값을 적용하였고, 원고가 주장한 로열티율 상한 적용은 단순히 영업이익률이 높다거나 매출액 감소로 이어진다는 사정만으로는 근거가 되지 않는다고 보았습니다. 또한 ‘생산’과 ‘양도(판매)’를 구분하여 판매자의 실시료를 별도로 산정하였습니다 (디자인보호법 제115조 제4항). 디자인권 침해 소송에서 손해액 또는 부당이득액을 최대화하려면 로열티율 상한 적용의 구체적인 근거를 충분히 제시하여야 합니다.
마치며 — “디자인권은 제조사만의 문제가 아닙니다 — 판매자도 책임을 집니다”
이 판결은 디자인권 침해 분쟁에서 중요한 두 가지 메시지를 전달하고 있습니다. 첫째, TV 홈쇼핑이나 인터넷 쇼핑몰 등 판매자도 디자인권 침해 제품을 판매하면 부당이득반환 의무를 부담합니다. 제조사로부터 공급받은 제품이라는 사실이 면책 사유가 되지 않습니다. 둘째, 디자인권 침해로 인한 부당이득반환청구권에는 10년의 민사 소멸시효가 적용되므로, 침해 행위 후 상당한 시간이 경과하였더라도 소를 제기할 수 있습니다.
디자인권을 보유한 기업이라면 제조사뿐만 아니라 유통·판매 단계의 침해자까지 포함하여 권리를 행사하는 전략을 수립하여야 합니다. 반대로 유통·판매 사업자라면 공급받는 제품이 타인의 디자인권을 침해하지 않는지 사전에 확인하는 것이 필수적입니다.
“디자인권 침해는 만드는 사람만의 문제가 아닙니다. 파는 사람도, 전시하는 사람도 모두 책임을 집니다. 공급망 전체가 디자인권의 사정거리 안에 있습니다.”
(서울중앙지방법원 2025. 2. 14. 선고 2023가단5171327 판결, 민법 제741조, 디자인보호법 제115조 제3항·제4항, 상법 제64조, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결)