캐릭터 라이선싱 계약, 특히 외국 브랜드나 캐릭터를 한국에 라이선싱 하는 경우 어떠한 내용으로 계약을 체결해야하고 유의점이 어떤 것이 있는지 궁금하실텐데요. 31년째 컴퓨터를, 11년째 변호사를, 4년째 라이선싱 플랫폼(https://www.witzshop.com) 대표를 하고 있는 컴변스와 함께 캐릭터 라이선싱 계약시 유의점, 관련 분쟁과 사례까지 한꺼번에 알아보도록 하겠습니다.
1. 캐릭터 라이선싱 계약의 개념과 유형
가. 캐릭터 라이선싱 계약의 법적 성격
캐릭터 라이선싱 계약은 캐릭터 저작권자가 특정 지역(한국)에서 해당 캐릭터를 상품화할 수 있는 권리를 제3자에게 부여하는 계약입니다. 대법원은 “이른바 캐릭터(character)는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이징; character merchandising)가 이루어지게 되는 것”이라고 정의하고 있습니다. 96도139
나. 주요 계약 유형
1) 독점적 라이선스 계약(Exclusive License Agreement)
특정 지역(한국)에서 해당 캐릭터에 대한 독점적 사용권을 부여하는 계약입니다. 서울중앙지방법원 2020년 판결에서는 “원고는 자체적으로 개발한 캐릭터 또는 다른 업체와 라이선스계약을 체결하여 사용권을 확보한 캐릭터를 이용한 봉제완구를 제조, 수입, 판매하는 회사”라고 언급하며 독점적 라이선스의 중요성을 강조했습니다. 2028가단205206
2) 비독점적 라이선스 계약(Non-exclusive License Agreement)
여러 라이선시에게 동일한 권리를 부여하는 계약으로, 서울고등법원 2023년 판결에서는 “원고는 2004. 1. 1. E와 사이에, I 담배 완제품의 제조·판매를 위하여 E로부터 ‘상표 및 기타 지적재산권’을 사용할 비독점적인 권리를 허여받고, 그 대가로 E에 담배 완제품의 순매출액(Net Sales Value)의 일정 비율(6~10%)에 해당하는 금액을 로열티로 지급하기로 하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였다”고 언급하고 있습니다. 2021누37979
3) 서브라이선스 계약(Sub-license Agreement)
라이선시가 제3자에게 라이선스 권리를 재허여하는 계약입니다. 서울고등법원 2023년 판결에서는 “원고는 2011. 8. 1. F와 사이에 I 브랜드 중 ‘Q’, ‘R’ 브랜드 담배 완제품 제조·판매를 위해 상표 등에 관한 재실시권을 허여받는 내용의 서브라이선스 계약을 체결하였다”고 언급하고 있습니다. 2021누37979
2. 캐릭터 라이선싱 계약의 주요 내용과 조항
가. 계약의 핵심 요소
1) 라이선스 대상 및 범위
서울중앙지방법원 2021년 판결에서는 “D는 E에게 이 사건 캐릭터를 이용하여 상품화함에 있어 일체의 상품화권 및 라이센스권을 부여했고, E은 이 사건 캐릭터에 관한 마케팅 계획을 세워 상품화 및 라이센스사업을 전개하기로 했다”고 언급하며 라이선스 대상과 범위를 명확히 해야 함을 보여줍니다. 2019가합519238
2) 지역적 범위
서울중앙지방법원 2021년 판결에서는 “피고가 대표자로 있는 주식회사 F와 사이에 이 사건 캐릭터에 관한 해외 상품화권 대리점 계약을 체결했고, 위 계약을 통해 F에게 허가지역(유럽) 내에서 라이센시를 모집하여 캐릭터 상품화권에 관한 라이센스계약을 체결하도록 했다”고 언급하며 지역적 범위의 중요성을 강조합니다. 2019가합519238
3) 로열티 지급 조건
서울고등법원 2023년 판결에서는 “그 대가로 E에 담배 완제품의 순매출액(Net Sales Value)의 일정 비율(6~10%)에 해당하는 금액을 로열티로 지급하기로 하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였다”고 언급하며 로열티 지급 조건의 구체적 내용을 보여줍니다. 2021누37979
나. 계약 기간 및 갱신 조항
서울서부지방법원 2022년 판결에서는 라이선스 계약의 기간과 갱신에 관한 내용이 중요하게 다루어졌으며, 계약 기간 동안의 권리와 의무가 명확히 규정되어야 함을 보여줍니다. 2022나41666
다. 품질 관리 및 승인 절차
서울동부지방법원 2021년 판결에서는 “F사의 캐릭터 라이선스 승인절차는 아트웍과 상품에 대한 디자인 승인 후 완제품 샘플을 통한 유통 승인을 받아야 하며, 두 가지 승인이 모두 이루어져야 제품을 판매할 수 있는 사실, 디자인 승인의 소요 기간은 통상 1주일이며, 유통 승인 소요 기간은 통상 2주일인 사실”을 언급하며 품질 관리와 승인 절차의 중요성을 강조합니다. 2019가단140386
3. 캐릭터 라이선싱 관련 주요 분쟁 사례
가. 상표권 및 저작권 침해 관련 분쟁
1) 무단 사용 및 복제 사례
인천지방법원 2021년 판결에서는 “피고인은 2020. 1. 6.경 중국 연태에서 B사의 저작권으로 보호되는 C 캐릭터를 무단으로 사용한 정품시가 866,300원 상당의 위조 C 에어팟케이스 50점을 비롯하여 그때부터 2020. 4. 20.경까지 별지 범죄일람표1 기재와 같이 정품시가 합계 8,396,200원 상당의 저작권 침해물품 총 550점을 국내 유통 및 판매할 목적으로 반입하여 저작권자들의 저작권을 침해하였다”고 판시하여 무단 사용 및 복제에 대한 처벌을 확인했습니다. 2020고단10491
2) 병행수입과 상표권 침해 문제
대법원 1997년 판결에서는 “국내 전용사용권자와 국외 상표권자 사이에 공동지배통제관계가 없고, 품질상 차이가 있는 경우 병행수입이 허용되지 않는다”고 판시하여 병행수입과 상표권 침해의 관계를 명확히 했습니다. (대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결)
나. 계약 해지 관련 분쟁
1) 라이선스 계약 위반으로 인한 해지
서울중앙지방법원 2020년 판결에서는 “대원미디어가 2014. 1.경 저작권자인 일본 ‘가부시키가이샤 쇼가쿠칸 슈에이샤 푸로다쿠숀’으로부터 도라에몽 캐릭터에 관한 상품화사업권(라이선스)을 취득하여 그 무렵부터 현재까지 국내에서 도라에몽 캐릭터 제품을 판매하여 온 사실, 위 상품화사업권 계약에 의하면 도라에몽에 대한 저작권은 저작권자가 보유하는 사실”을 인정하며, 계약 위반 시 해지 가능성을 언급했습니다. 2019노3248
2) 품질 관리 의무 위반으로 인한 해지
서울동부지방법원 2021년 판결에서는 라이선스 계약에서 품질 관리 의무를 위반할 경우 계약이 해지될 수 있음을 보여줍니다. 2019가단140386
다. 로열티 관련 분쟁
1) 로열티 미지급으로 인한 계약 해지
대법원 2024년 판결에서는 “기술 노하우와 특허권 등을 사용하여 제품을 제조·판매하면서 약정 기술료를 지급하지 않아 계약이 해지된 사례가 있었습니다. 계약 해지 후에도 제품을 계속 제조·판매한 것이 특허권, 디자인권, 상표권의 침해에 해당한다고 판단되었습니다.” (대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)
2) 로열티 산정 방식에 관한 분쟁
서울고등법원 2023년 판결에서는 “담배 완제품의 순매출액(Net Sales Value)의 일정 비율(6~10%)에 해당하는 금액을 로열티로 지급하기로 하는 내용의 라이선스 계약”에 관한 분쟁을 다루었습니다. 2021누37979
4. 캐릭터의 법적 보호와 주지성 요건
가. 캐릭터의 법적 보호 요건
대법원 1996년 판결에서는 “캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지가 되기 위하여는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 그 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 위 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요한다”고 판시하여 캐릭터의 법적 보호 요건을 명확히 했습니다. 96도139
나. 캐릭터의 주지성 판단 기준
서울중앙지방법원 2020년 판결에서는 “대원미디어가 2013년경부터 일본의 원 저작권자로부터 원피스(2013년), 도라에몽(2014년), 짱구는 못말려(2014년)의 캐릭터에 관한 대한민국 내 독점적 상품화사업권과 상표권 등을 취득하여 그 무렵부터 현재까지 국내에서 증지를 부착한 캐릭터 제품을 판매하여 온 사실, 국내에도 그 만화와 애니메이션이 출판·방영된 사실, 위 각 캐릭터 관련 제품이 국내 인터넷 마켓에서 다수 거래되는 사실”을 인정하여 캐릭터의 주지성 판단 기준을 제시했습니다. 2019노3248
5. 실제 캐릭터 라이선싱 계약서 분석
가. 계약 당사자 및 목적
서울중앙지방법원 2021년 판결에서는 “D는 E에게 이 사건 캐릭터를 이용하여 상품화함에 있어 일체의 상품화권 및 라이센스권을 부여했고, E은 이 사건 캐릭터에 관한 마케팅 계획을 세워 상품화 및 라이센스사업을 전개하기로 했다”고 언급하며 계약 당사자와 목적을 명확히 했습니다. 2019가합519238
나. 권리 및 의무 조항
서울고등법원 2016년 판결에서는 “파산자회사는 이 사건 합작투자계약에 따라 국내에서 피고의 상표 ‘D’가 사용된 제품의 판매 및 배포, 그 라이선싱(licensing) 사업 등에 관한 독점적인 권한을 가진다”고 언급하며 권리와 의무를 명확히 했습니다. 215나2051447
다. 로열티 지급 조항
서울고등법원 2023년 판결에서는 “그 대가로 E에 담배 완제품의 순매출액(Net Sales Value)의 일정 비율(6~10%)에 해당하는 금액을 로열티로 지급하기로 하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였다”고 언급하며 로열티 지급 조항을 구체적으로 제시했습니다. 2021누37979
라. 품질 관리 및 승인 절차 조항
서울동부지방법원 2021년 판결에서는 “F사의 캐릭터 라이선스 승인절차는 아트웍과 상품에 대한 디자인 승인 후 완제품 샘플을 통한 유통 승인을 받아야 하며, 두 가지 승인이 모두 이루어져야 제품을 판매할 수 있는 사실”을 언급하며 품질 관리 및 승인 절차 조항의 중요성을 강조했습니다. 2019가단140386
6. 캐릭터 라이선싱 계약 체결 시 주의사항
가. 법적 규제 및 인허가 사항
문화체육관광부와 그 소속기관 직제 시행규칙 제11조에 따르면, 영상콘텐츠산업과장은 “영화ㆍ비디오물ㆍ애니메이션ㆍ캐릭터 산업의 진흥에 관한 종합계획의 수립 및 시행”과 “영상 및 캐릭터 산업의 유통구조 개선ㆍ정보화ㆍ투자활성화에 관한 사항” 등을 분장하므로, 관련 규제를 확인해야 합니다.
나. 계약서 작성 시 핵심 고려사항
1) 준거법 선택의 중요성
서울고등법원 2009년 판결에서는 “본건 합의서에 관하여 분쟁이 발생하는 경우 그 준거법은 대한민국 법령으로 하고 관할법원은 서울중앙지방법원으로 한다”고 언급하며 준거법 선택의 중요성을 강조했습니다. (서울고등법원 2009. 01. 21. 선고 2007나96470 판결)
2) 분쟁해결 조항
서울고등법원 2009년 판결에서는 “본건 합의서에 관하여 분쟁이 발생하는 경우 그 준거법은 대한민국 법령으로 하고 관할법원은 서울중앙지방법원으로 한다”고 언급하며 분쟁해결 조항의 중요성을 강조했습니다. (서울고등법원 2009. 01. 21. 선고 2007나96470 판결)
다. 세무 및 회계 고려사항
서울행정법원 2011년 판결에서는 “이 사건 계약에 따르면 배급수수료를 제외한 나머지 금액이 라이센서의 몫이 되는 점, 원고는 광고선전비의 액수에 관계없이 배급수수료를 일정하게 수취하므로 국내 배급으로 인하여 손실이 발생할 경우 라이센서가 이를 보전하여 주게 되는 점” 등을 언급하며 세무 및 회계 고려사항의 중요성을 강조했습니다. (서울행정법원 2011. 05. 20. 선고 2011구합3036 판결)
7. 결론 및 실무적 시사점
가. 계약 체결 전 철저한 사전 조사의 중요성
캐릭터 라이선싱 계약을 체결하기 전에 해당 캐릭터의 지식재산권 현황(저작권, 상표권 등의 등록 여부)을 철저히 조사해야 합니다. 대법원 2001년 판결에서는 “피고는 미키 마우스에 관하여는 1934년 미국에서 상표등록을 한 것을 비롯하여 현재까지 전세계 대부분의 나라에 상표등록을 하고 있고, 인용상표인 미니 마우스에 관하여는 1932년에 영국에서 상표등록을 한 것을 비롯하여 이 사건 등록상표 ‘Miss Minnie’의 등록출원 이전에 전세계에 걸쳐 143건의 상표등록을 한 사실”을 인정하여 사전 조사의 중요성을 강조했습니다. (대법원 2001. 11. 30. 선고 99후918 판결)
나. 명확한 계약 조항 작성의 필요성
독점권의 범위, 계약 기간, 갱신 조건, 해지 사유, 로열티 지급 조건 등을 명확히 규정해야 합니다. 서울고등법원 2016년 판결에서는 “파산자회사는 이 사건 합작투자계약에 따라 국내에서 피고의 상표 ‘D’가 사용된 제품의 판매 및 배포, 그 라이선싱(licensing) 사업 등에 관한 독점적인 권한을 가진다”고 언급하며 명확한 계약 조항의 중요성을 강조했습니다. (서울고등법원 2016. 10. 20. 선고 2015나2051447 판결)
다. 준거법 및 분쟁해결 방식의 신중한 선택
국제 계약에서는 준거법과 분쟁해결 방식(중재 또는 소송)의 선택이 매우 중요합니다. 서울고등법원 2009년 판결에서는 “본건 합의서에 관하여 분쟁이 발생하는 경우 그 준거법은 대한민국 법령으로 하고 관할법원은 서울중앙지방법원으로 한다”고 언급하며 준거법 및 분쟁해결 방식 선택의 중요성을 강조했습니다. (서울고등법원 2009. 01. 21. 선고 2007나96470 판결)
라. 지속적인 계약 이행 모니터링의 중요성
계약 체결 후에도 상대방의 계약 이행 상황을 지속적으로 모니터링하고, 문제 발생 시 즉각적인 대응이 필요합니다. 서울동부지방법원 2021년 판결에서는 품질 관리와 승인 절차의 중요성을 강조하며 지속적인 모니터링의 필요성을 보여줍니다. (서울동부지방법원 2021. 5. 21. 선고 2019가단140386 판결)
특히 외국 캐릭터 라이선싱 계약은 국제적 요소와 복잡한 법적 쟁점을 포함하고 있어, 계약 체결 전 법률 전문가의 자문을 받으시는 것이 좋습니다.