“‘자생한의원’과 ‘자생초’는 다른 상표 아닌가요? ‘초’라는 글자가 붙어 있으니 전혀 다른 상표 아닐까요?”-상표 유사 판단
많은 사람들이 결합상표는 전체를 비교해야 한다고 생각합니다. 그러나 이 판결은 결합상표에서 요부(要部)가 존재하는 경우에는 분리관찰 여부를 따질 필요 없이 요부만으로 유사 여부를 판단할 수 있다는 점을 명확히 하였습니다. 상표 분쟁에서 반드시 알아야 할 결합상표 유사 판단의 핵심 법리를 지금 확인해 보겠습니다.
사실관계 요약
원고(상고인)는 ‘한의원업’, ‘한방병원업’ 등을 지정서비스업으로 하는 선등록서비스표 ‘자생한의원’, ‘자생한방병원’ 등의 서비스표권자입니다. 원고는 ‘자생한의원’, ‘자생한방병원’이라는 서비스표를 오랜 기간 사용하여 왔고, 이 서비스표들은 한방의료업 분야에서 일반 수요자들에게 널리 인식되어 있었습니다.
피고(피상고인)는 ‘한방의료업, 성형외과업’ 등을 지정서비스업으로 하는 등록서비스표 ‘자생초(네모 도형 결합)’의 서비스표권자입니다. 이 등록서비스표는 ‘자생’과 ‘초’라는 문자 및 네모 도형이 결합된 형태로 구성되어 있었습니다.
원고는 피고의 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제11호(수요자를 기만할 염려가 있는 상표) 및 제12호(부정한 목적으로 사용하는 상표)의 등록무효 사유에 해당한다며 등록무효심판을 청구하였습니다.
특허심판원과 원심(특허법원 2015. 9. 18. 선고 2015허3887 판결)은 이 사건 선등록서비스표 등과 등록서비스표는 호칭과 관념 등이 유사하지 않아 표장이 유사하지 않다고 판단하였습니다.
대법원은 2017. 2. 9. 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하였습니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).
쟁점 정리
첫째, 결합상표의 유사 여부를 판단할 때 전체관찰이 원칙인가, 요부관찰이 원칙인가
결합상표의 유사 여부 판단에서 전체관찰과 요부관찰의 관계가 핵심 쟁점이었습니다. 원심은 ‘자생초’와 ‘자생한의원’ 등을 전체적으로 관찰하여 호칭과 관념이 유사하지 않다고 판단하였습니다. 그러나 대법원은 결합상표에서 요부가 존재하는 경우에는 요부만으로 대비하여 유사 여부를 판단할 수 있다는 법리를 명확히 하였습니다 (구 상표법 제7조 제1항 제7호, 현행 상표법 제34조 제1항 제7호).
둘째, 요부가 존재하는 경우 분리관찰 여부를 따질 필요가 있는가
기존에는 결합상표에서 일부 구성 부분만으로 유사 여부를 판단하려면 그 부분이 분리관찰될 수 있는지를 먼저 따져야 한다는 견해가 있었습니다. 이 판결은 요부가 존재하는 경우에는 분리관찰 여부를 따질 필요 없이 요부만으로 대비할 수 있다는 점을 명확히 하였습니다 (구 상표법 제7조 제1항 제7호, 현행 상표법 제34조 제1항 제7호).
셋째, 상표의 구성 부분이 요부인지를 어떻게 판단하는가
‘자생’ 부분이 선등록서비스표 등과 등록서비스표 모두에서 요부에 해당하는지, 그리고 ‘초’ 부분 및 네모 도형이 요부 판단에 영향을 미치는지가 쟁점이었습니다 (구 상표법 제7조 제1항 제7호, 현행 상표법 제34조 제1항 제7호).
넷째, 이러한 결합상표 유사 판단 법리가 서비스표에도 적용되는가
결합상표에 관한 유사 판단 법리가 서비스표에도 동일하게 적용되는지가 쟁점이었습니다 (구 상표법 제2조 제3항, 현행 상표법 제2조 제2항).
판시 내용
가. 결합상표 유사 판단의 원칙 — 전체관찰과 요부관찰의 관계
대법원은 먼저 결합상표 유사 판단의 기본 법리를 다음과 같이 확인하였습니다.
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다고 하였습니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).
나. 요부가 존재하는 경우 분리관찰 불요 — 핵심 법리 선언
대법원은 이 판결에서 중요한 법리를 새롭게 명확히 하였습니다.
상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 판시하였습니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).
다. 요부 판단 기준 — 종합적 고려
대법원은 상표의 구성 부분이 요부인지를 판단하는 기준을 다음과 같이 제시하였습니다.
① 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, ② 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, ③ 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 하였습니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).
라. 이 사건에서의 요부 판단 — ‘자생’이 요부
대법원은 위 법리를 이 사건에 적용하여 다음과 같이 판단하였습니다.
① 선등록서비스표 등에서 ‘자생’의 요부성: ‘자생’ 부분은 ‘자기 자신의 힘으로 살아감’, ‘저절로 나서 자람’ 등의 의미를 가진 단어로서 지정서비스업과의 관계에서 본질적인 식별력이 있는 반면, ‘한의원’이나 ‘한방병원’ 부분은 지정서비스업을 나타내는 부분으로서 식별력이 없습니다. 나아가 ‘자생한의원’, ‘자생한방병원’이라는 서비스표가 한방의료업 등에 사용된 기간, 언론에 소개된 횟수와 내용, 홍보의 정도 등에 비추어 ‘자생’ 부분은 일반 수요자들에게 널리 인식되어 식별력이 더욱 강해졌다고 할 수 있습니다. 따라서 선등록서비스표 등에서 ‘자생’은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당합니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).
② 등록서비스표 ‘자생초’에서 ‘자생’의 요부성: 등록서비스표의 ‘자생’ 부분은 선등록서비스표 등의 요부와 동일하여 마찬가지로 강한 식별력을 가지는 반면, ‘초’ 부분은 약초(藥草), 건초(乾草) 등과 같이 ‘풀’을 의미하는 한자어로 많이 사용되어 지정서비스업과 관련하여 약의 재료나 원료 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않고, ‘자생’ 부분과 비교하여 상대적인 식별력도 미약합니다. 나아가 ‘자생초’가 ‘스스로 자라나는 풀’ 등의 의미를 가진다고 하더라도 이는 사전에 등재되어 있지 아니한 단어로서 ‘자생’과 ‘초’ 각각의 의미를 결합한 것 이상의 새로운 의미가 형성되는 것도 아닙니다. 또한 네모 도형은 별다른 특징이 없는 부분으로서 위와 같은 판단에 아무런 영향을 줄 수 없습니다. 따라서 등록서비스표에서도 ‘자생’ 부분이 요부입니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).
③ 유사 여부 결론: 이 사건 선등록서비스표 등과 등록서비스표는 모두 요부가 ‘자생’이므로, ‘자생’이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 ‘자생’을 기준으로 대비하면 호칭과 관념이 동일하여 유사한 서비스표에 해당합니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).
마. 서비스표에의 적용
대법원은 이러한 결합상표 유사 판단 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다고 명확히 하였습니다 (구 상표법 제2조 제3항, 현행 상표법 제2조 제2항, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).
핵심 포인트 — 반드시 알아야 할 4가지
① 결합상표에서 요부가 있으면 분리관찰 여부를 따질 필요 없이 요부만으로 유사 여부를 판단합니다.
이 판결 이전에는 결합상표에서 일부 구성 부분만으로 유사 여부를 판단하려면 그 부분이 분리관찰될 수 있는지를 먼저 따져야 한다는 견해가 있었습니다. 이 판결은 요부가 존재하는 경우에는 분리관찰 여부를 따질 필요 없이 요부만으로 대비할 수 있다는 점을 명확히 하여 기존의 혼란을 정리하였습니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 상표법 제34조 제1항 제7호).
② 요부 판단은 식별력의 절대적 수준뿐만 아니라 다른 구성 부분과의 상대적 식별력 수준도 고려합니다.
이 판결에서 대법원은 ‘초’ 부분이 식별력이 전혀 없는 것은 아니지만 ‘자생’ 부분과 비교하여 상대적인 식별력이 미약하다는 점을 요부 판단의 근거로 삼았습니다. 요부 판단 시에는 각 구성 부분의 절대적 식별력뿐만 아니라 다른 구성 부분과의 상대적 식별력 수준, 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 합니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 상표법 제34조 제1항 제7호).
③ 사용에 의해 식별력이 강화된 부분은 요부로 인정될 가능성이 높아집니다.
이 판결에서 대법원은 ‘자생’ 부분이 본래 식별력이 있는 단어일 뿐만 아니라, 오랜 기간 사용을 통해 일반 수요자들에게 널리 인식되어 식별력이 더욱 강해졌다는 점을 요부 인정의 근거로 삼았습니다. 상표를 오랜 기간 사용하여 주지·저명성을 획득한 경우 그 부분의 요부성이 강화되어 상표 보호 범위가 넓어질 수 있습니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 상표법 제34조 제1항 제11호).
④ 결합상표에 새로운 의미가 형성되지 않으면 요부 부분만으로 유사 여부를 판단합니다.
이 판결에서 대법원은 ‘자생초’가 ‘스스로 자라나는 풀’ 등의 의미를 가진다고 하더라도 이는 사전에 등재되어 있지 아니한 단어로서 ‘자생’과 ‘초’ 각각의 의미를 결합한 것 이상의 새로운 의미가 형성되는 것이 아니라는 점을 강조하였습니다. 결합상표에서 각 구성 부분의 결합으로 새로운 관념이 형성되는 경우에는 전체관찰이 우선될 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 요부만으로 유사 여부를 판단할 수 있습니다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 상표법 제34조 제1항 제7호).
마치며 — “상표에 글자를 하나 더 붙인다고 해서 다른 상표가 되는 것이 아닙니다”
이 판결은 결합상표 유사 판단에서 요부관찰의 독자적 지위를 명확히 확립한 중요한 판결입니다. 상표에 식별력이 약한 글자나 도형을 추가하더라도 요부가 동일하다면 유사한 상표로 판단될 수 있습니다.
상표 출원 및 등록 전략 수립 시에는 ① 선등록상표의 요부가 무엇인지 정확히 파악하고, ② 출원하려는 상표의 요부가 선등록상표의 요부와 동일·유사한지 검토하며, ③ 단순히 식별력이 약한 구성 부분을 추가하는 방식으로는 선등록상표와의 유사성을 회피하기 어렵다는 점을 반드시 고려하여야 합니다.
“상표 분쟁에서 ‘글자 하나 다르다’는 주장은 통하지 않습니다. 법원은 요부가 같으면 유사한 상표라고 봅니다. 상표 전략의 출발점은 요부 분석입니다.”
(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 상표법 제34조 제1항 제7호·제11호·제12호, 상표법 제2조 제2항)