라이센싱 계약서를 받아보셨나요? 라이센싱은 해야겠고, 계약서를 받아보시면 앞이 막막하실 수 있을 겁니다. 오늘은 컴변스와 함께, 라이센싱 계약서를 어떻게 작성해야하고, 작성시 고려할 사항은 어떤 것이 있는지 알아보겠습니다.
지식재산권(Intellectual Property) 라이센싱(Licensing), 기술 라이센싱 (Technnology Licensing) 그리고 라이센싱 계약(License Agreement)등을 이해하기 위한 기초적인 정보를 컴퓨터하다가 변호사하다가 지금은 라이선스 간편거래 플랫폼 스타트업을 운영하는 컴변스와 함께 알아보시죠.
라이센싱이라는 용어는 2군데에서 쓰이고 있고 그 의미가 영어로는 같은 뜻인데, 이를 사용하는 사람 입장에서는 조금 다르게 느끼는 경우가 많습니다. 그래서 기초 개념부터 잡고 가겠습니다.
라이센싱 계약서에서 기술 라이센싱(Technology Licensing)과 지식재산(Intellectual Property)란?
기술 라이센싱이란 기술의 사용권한을 가지고 있으면서 이 사용권을 허락하고 싶은자(라이선서, Licensor, 라이선스의 대상이 되는 기술의 소유자)가 기술을 이용하고 싶은 자(라이선시, Licensee)에게 일정 금원(라이선스대금 or 로열티)을 지급받는 대가로 기술(Technology) 및 이를 구성할 수 있는 지식재산(Intellectual Property)을 사용하도록 허락하는 개념입니다.
여기서 ‘기술’은 다양한 지식재산권으로 구성될 수 있는데요. 잘 아시는 특허, 상표, 영업비밀, 저작권 등이 해당될 수 있고, 어떠한 지식재산에 기초한 기술 라이센싱이 이루어지는지에 따라 계약서의 구성과 검토 사항은 판이하게 달라질 수 있습니다.
라이센싱 계약서에서 라이센싱 계약이란?
라이센싱이란 허여하고 싶은 기술을 구성하는 지식재산의 종류에 따라 그 구조가 많이 다릅니다. 그래서 지식재산의 종류를 구분할 필요가 있습니다.
(1) 특허 라이센싱 계약
틀허 라이센싱은 제약 비즈니스 영역에서 많이 접하게 되는 유형일 것입니다. 라이센싱 계약 중 가장 흔한 형태이며, 이름에서 알 수 있듯이 특허의 사용, 즉 실시 권한을 라이선서가 라이선시에게 허락하는 목적에서 사용되는 계약입니다.
(2) 영업비밀 및 노하우 계약
특허 라이센싱 계약 못지 않게 많이 활용되고 있는 계약 유형인데요, 특허로 보호받지 못하는 영업비밀이나 노하우를 구성하는 기술을 라이선시에게 사용하도록 허락하는 경우입니다. 이 계약은 특허 라이센싱 계약과 동반해서 체결하는 경우도 더러 있습니다.
(3) 소프트웨어 라이센싱 계약
컴퓨터를 이용한 사업을 하신다면 많이 접해보신 형태의 라이센싱 계약입니다. 이 계약은 주로 저작권, 노하우 그리고 영업비밀을 복합적으로 사용자들이 사용할 수 있도록 허여하는 역할을 합니다.
(4) 저작권 라이센싱 계약
저작권 라이센싱은 저작권자가 자신의 저작물을 타인에게 이용하도록 허락하는 계약입니다. 라이센싱 계약을 통해 저작권자는 저작물 사용료를 받고, 라이선시는 저작물을 합법적으로 이용할 수 있습니다.
라이센싱 계약은 해당 기술 분야, 실시하고자 하는 지식재산권의 종류, 당사자간 관계 등이 다양한 환경에서 체결될 수 있어, 각 계약마다 그 환경과 협상내용을 면밀히 고려한 작성이 필수적인 계약 형태입니다. 그러나 저희 위츠숍에서는 위츠숍만의 표준 상품화 라이센싱 계약서를 만들어 이를 바탕으로 계약을 체결하고 있습니다. 또한, 표준 상품화계약서 샘플을 무료로 배포하고 있으니 간편하게 사용하시면 됩니다.
라이센싱 계약서의 주요 내용
(1) Exclusive/ Nonexclusive Agreement (라이센싱의 배타성 여부)
라이센싱에 배타성을 부여할 것인지의 문제입니다.
특허를 예로 들자면, 배타성의 유무에 따라 전용실시권 또는 통상실시권을 설정할 수 있겠습니다. 전용실시의 경우에는 오직 라이센싱를 허락받은 자만 허여받은 범위 내에서 배타적으로 기술의 사용이 가능하게 됩니다. 특히 실시를 허락한 권리자도 그 사용이 제한되는 특징이 있습니다.
이렇기 때문에, 배타성이 없는 통상실시권 계약에 비하여 라이선스 대금이 높게 책정됩니다. 그리고 매출이 적게 발생하거나 발생되지 않을 경우에도 일정액 이상의 로열티는 받아야 하기 때문에, ‘minimum payment'(최소 마일스톤, 미니멈로열티, MG 등)를 설정하는 경우들도 있습니다. 배타적 사용을 허락하는 경우, 라이선시가 기술을 활용하거나 상업화하지 않을 경우 기술을 사장시키는 리스크를 안게 되기 때문에 미니멈은 반드시 설정해야 합니다.
결국 내 기술(저작권)의 상업적 가치와 지속성, 경쟁관계를 고려하여 라이센싱의 특징을 결정하는 것이 중요합니다.
(2) 라이센싱의 범위
라이센싱의 범위와 라이센싱 대금이 라이센스 계약에서 가장 중요한 협상 포인트입니다. 사실 이것만 제대로 정하면 다른 내용은 거의 계야기 잘 안이루어 졌을때를 대비한 내용들만 남습니다.
라이센싱의 범위는 대표적으로 다음과 같은 문구를 활용하여 결정하게 됩니다.
라이선서가 허락하고자 하는 라이센싱의 범위를 하나씩 살펴보면,
가. ‘배타성'(Exclusivity),
나. ‘로열티’의 발생 여부,
다. ‘재실시권'(sublicense) 설정 여부,
라. ‘분야’의 한정 여부(Field of Use),
마. 실시의 ‘지리학적 범위'(Territory),
그리고 라이센싱 제품과 관련하여 라이선시에게 허용된 행위의 범주(make,have made, import 등)가 기재됩니다. 이들의 각 구체적인 내용은 표준계야서를 보시면 잘 알 수 있습니다. 다만 중요한 것은 위 내용을 구체적으로 기재한 계약서가 있어야 상호 해석상 분쟁의 소지가 없어진다는 점입니다.
(3) 라이센스의 대금
라이센싱 대금은 Upfront, Milestone 그리고 로열티로 구성이 되는 경우가 대부분입니다.
가치가 높은 IP의 경우에는 마일스톤과 로열티와 관련하여 최소 지불 금액(MG)을 설정하는 경우도 있습니다.
로열티는 산업분야마다 조금 다른 특징은 있으나, 일반적으로 라이선시의 경험이나 협상에 따라 3%에서 10% 사이로 이루어지는 경우가 많습니다. 시장에서 독점적인 지위가 있는 경우 30%까지 설정되는 경우도 있습니다. 또한 산업분야마다 마일스톤의 지표나 목표 달성여부의 해석, 그리고 로열티 상승의 구간설정에 있어서 다른 경향을 보이긴 하나, 라이선서의 기술에 대한 가치평가, 라이선시의 상업화 능력, 정부 인가나 허가의 필요성의 유무에 따라 구체적인 협상을 통하여 상호 합리적인 대금을 기재하는 것이 좋습니다.
(4) IP의 소유권과 비침해 조항
라이선시 입장에서는 라이선서의 지식재산권이 라이선서의 소유이며 제3자의 지식재산권을 침해하지 않는다는 보증조항을 포함시키는 것이 유리합니다.
추후 상업화를 위한 단계에서 제3자와의 분쟁 소지를 방지하고 소송 리스크를 최소화하기 위함입니다. 간혹 라이선서가 보유하는 특허나 저작권에 대하여 비침해여부를 확신하지 못하는 경우도 많이 있는데요, 이 경우 보증을 받지 못하였다면, 라이선서가 라이서시가 제3자로부터 받는 소송 등 쟁송에 대한 보호나 보전을 할 수 있도록 보증(Indemnification) 규정을 기재하는 것이 필요합니다. 다만, 보증의 내용에서 그 대상이 방어(defend)하는 비용까지 포섭하는지의 검토가 중요하겠습니다.
자세한 내용은 위츠 표준계약서를 참고하면 됩니다.
(5) 비밀유지 조항
비밀유지 조항의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 라이센싱 계약에서는 특히 그런데요, 특허나 기술, 저작권, 영업비밀이 전달되기 때문에 그렇습니다.
혹시 전달되는 기술문서의 내용이나 자문의 내용이 계약서상의 목적하는 범위 내에서만 활용이 되는지, 목적 범위를 벗어나 라이선시가 다른 기술을 개발하는 데에 사용되지 않도록 확인할 필요가 있습니다.
(6) 관련 계약 및 프로젝트 개발 계획에 대한 기재
라이센싱 계약은 대부분 Technology Transfer, 공동연구개발 계약 등과 같은 부수적이거나 병렬로 진행되는 프로젝트에 기한 계약이 추가로 발생하게 되는 경우가 많이 있습니다. 하나의 단건 계약이라면 그 계약서에 따라 모든 것이 처리 될 것이지만, 연관된 계약서, 큰 프로젝트가 있다면, 모든 것이 큰프로젝트에 맞춰서 진행되어야 합니다.
이런 계약들의 종합적인 관리를 위한 공동운영위원회(Joint Steering Committee)의 존재나, 큰 프로젝트 개발 계획하에서 다른 부수적인 계약이 어떤 내용을 담고 있는지 간략하게라도 첨부문서로 남기면 좋습니다. 저작권 라이센싱의 경우에도, 단순히 라이센싱을 해주고 손을 놓는 다는 개념보다는 디자인을 조금 손봐줘야하고, 상품의 디테일에 맞게 3D 렌더링 이미지를 제공해야 하는 등 부수적으로 조율할 것이 많이 있습니다. 이런 내용들도 계약서에 기재를 해두는 것이 좋습니다. 구체적인 내용은 위츠 표준 계약서를 참고하시면 됩니다.
라이선싱 간편거래는 위츠숍(www.witzshop.com)